Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака возможно только при доказывании истцом реального намерения использовать товарный знак

Зарегистрировав товарный знак, правообладатель обязан его использовать для индивидуализации своих товаров (работ или услуг). В ином случае правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, а права на него переданы другому, более заинтересованному в его использовании лицу. О том, каким образом компания может добиться досрочного прекращения правовой охраны чужого товарного знака, в каких случаях суд признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и на какие обстоятельства следует обратить внимание, приобретая права на товарный знак, читайте в материале.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака: почему это возможно?

Как следует из ст. 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Правовой режим товарных знаков существенным образом отличается от режима объектов патентного и авторского права. Последние представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества. При этом с экономической точки зрения они являются так называемыми общественными (публичными) благами — объектами, использование которых одним субъектом не исключает возможности их использования, получения экономических и иных выгод иными субъектами. Вне зависимости от факта последующего использования таких объектов правообладателем был создан общественно-полезный продукт, что заслуживает «вознаграждения» со стороны государства — предоставления ему исключительного права. Последнее, кроме того, выступает значимым стимулом для вложения субъектом средств в коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности и новые разработки. Если субъект не использует созданную им разработку в соответствии с обозначенным функциональным назначением и при этом страдают общественные интересы (что характерно для сферы патентных правоотношений), возможно расширение круга субъектов-пользователей посредством выдачи принудительной лицензии. В лишении патентообладателя исключительного права в таком случае нет необходимости.

Иным образом дела обстоят с товарными знаками. С одной стороны, в отличие от объектов патентного и авторского права, исключено их эффективное независимое использование несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в использовании товарного знака суд должен предпочесть кого-то одного. Если при этом возникает недостаточное с позиции общественного интереса использование, он не может его дополнить, предоставив некие права на объект другому лицу наряду с исключительным правом основного правообладателя. Необходимо либо смириться с подобной недостаточностью, либо лишить правообладателя его права, предоставив возможность использования товарного знака иному лицу.

Исключительные права на товарные знаки служат прежде всего целям не стимулирования инновационной деятельности, вознаграждения автора за его вклад в научно-технологический, культурный прогресс, а четкой идентификации производителя товара (услуги). Как следствие, они способствуют поддержанию конкуренции и производству высококачественных товаров и услуг 3 . Маркировка товаров, с одной стороны, предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны 4 . С другой — препятствует бизнесу тех субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара 5 .

Таким образом, если в случае с объектами патентного права основная общественная полезность создается на стадии, предшествующей получению патента, то в случае с товарными знаками — после. Единственным вариантом, при котором товарные знаки будут иметь значение с позиции правовой политики, является ситуация их использования. Все вышеобозначенные функции товарных знаков могут быть реализованы только при их активном применении в коммерческой деятельности.

Механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в соответствии со ст. 1486 ГК РФ основывается на взвешивании интересов заявителя и действующего правообладателя и установлении того субъекта, который вероятнее всего будет использовать товарный знак в соответствии с его институциональным назначением.

Что касается общественного интереса, то факт неиспользования товарного знака для индивидуализации товаров (услуг) (в отличие от ситуации с патентоохраняемыми объектами) как такового вреда им не причиняет. Другое дело, что в таком случае не достигается и общественная выгода (повышение качества товара, к примеру), которая должна иметь место при использовании товарных знаков. Установленный трехлетний период неиспользования является объективным индикатором того, что интерес истца в соответствующем споре перевешивает интерес ответчика.

Каким образом истец в деле о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака доказывает свою заинтересованность?

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ заявитель должен доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. В чем она должна проявляется, законодатель не раскрыл. Обратимся за ответом к судебной практике.

заявитель производит и (или) вводит в оборот товары (услуги), однородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

имеет реальное намерение использовать спорный товарный знак, которое может быть выражено, в частности, в подаче в Роспатент заявки на регистрацию сходного товарного знака.

Эти критерии должны присутствовать в совокупности.

Если заинтересованность заявителя не была доказана, суд отказывает в удовлетворении его требования, даже если ответчик действительно долгое время не использовал товарный знак.

Судебная практика последовательно исходит из того, что заинтересованность лица в использовании обозначения должна быть на момент подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Вместе с тем в обоснование заинтересованности могут быть представлены также и доказательства, возникшие после подачи иска, если они находятся во взаимосвязи с ранее представленными доказательствами (постановление Президиума СИП РФ от 07.08.2015 по делу № СИП-120/2014).

Одних подготовительных действий к производству соответствующих товаров для успешного оспаривания правовой охраны чужого товарного знака будет недостаточно. Заявитель в любом случае должен представить суду доказательства реальной деятельности по производству и (или) введению в оборот соответствующих товаров. Выписка из ЕГРЮЛ с указанием вида деятельности, предварительные договоры на поставку товаров, документы на закупку техники и материалов для производства товаров не являются достаточными доказательствами. Действия заявителя в таком случае могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом: создание видимости заинтересованности (решение СИП РФ от 24.09.2014 по делу № СИП-457/2014).

При этом нужно учитывать, что заинтересованным лицом выступает не только производитель товаров (работ, услуг), но и другое лицо, участвующее в деятельности (например, продавец или импортер), связанной с реализацией продукции под обозначениями, сходными с товарным знаком ответчика (постановление Президиума СИП РФ от 28.07.2017 по делу № СИП-120/2017).

При оценке заинтересованности истца учитывается в том числе и деятельность аффилированного с ним лица, например, производство таким лицом под контролем истца продукции, однородной товарам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Так, СИП РФ удовлетворил иск фабрики о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Царь», зарегистрированного в отношении товаров 29-го класса МКТУ «мясо; рыба; птица и дичь; овощи консервированные». В качестве доказательства своей заинтересованности фабрика представила доказательства осуществления ей в отношении товаров 29-го класса МКТУ через общество «Русская провинция» — аффилированное лицо (постановление Президиума СИП РФ от 04.08.2017 по делу № СИП-9/2017).

Наличие между сторонами спора о нарушении исключительного права, свидетельствует не только о намерении использования истцом, но и о фактическом использовании им товарного знака в своей деятельности. Если ответчик в деле о нарушении исключительного права инициирует процесс о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, то в этом деле суд признает его заинтересованным лицом (постановление Президиума СИП РФ от 17.03.2016 № С01-35/2016 по делу № СИП-428/2015).

Каким образом ответчик может доказать, что использовал товарный знак?

Для целей ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака понимается достаточно узко: исключительно как действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

Таким образом, сам по себе факт производства или импорт маркированных товарным знаком товаров не является доказательством их использования. Одного намерения использовать товарный знак тем более недостаточно для сохранения правовой охраны. На практике правообладатели зачастую пытаются убедить суд в наличии у них реального намерения использовать товарный знак. Подобная оборонительная стратегия закономерно заканчивается проигрышем. Так, в одном из дел ответчик представил в качестве доказательств использования спорного товарного знака договор простого товарищества, в соответствии с которым стороны обязались совместно действовать в целях производства и реализации алкогольной продукции под спорным товарным знаком, и этикетки для бутылок, на которых размещался товарный знак. Как отметил СИП РФ, такие доказательства свидетельствовали лишь о намерении осуществления ответчиком совместной деятельности. Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака был удовлетворен (решение СИП РФ от 22.04.2014 по делу № СИП-81/2014).

Необязательно, чтобы товарный знак использовал сам правообладатель. Ответчик может представить доказательства использования его товарного знака по лицензионному договору, договору коммерческой концессии, а также под его фактическим контролем.

Здесь, однако, важно обратить внимание на то, что самого по себе предоставления лицензионного договора явно недостаточно для того, чтобы отбить претензии заинтересованного лица. Важно доказать фактическое использование лицензиатом товарного знака при введении товаров (оказании услуг) в оборот.

Использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, но по воле правообладателя. В данном случае также должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласованные действия правообладателя и третьего лица, использующего товарный знак, по поддержанию качества товаров (услуг) (решение СИП РФ от 11.04.2017 по делу № СИП-407/2016).

Можно выделить в том числе следующие случаи использования товарного знака под контролем правообладателя:

изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика по договору подряда или возмездного оказания услуг и (или) распространение такого товара (постановление Президиума СИП РФ от 02.10.2014 по делу № СИП-198/2014);

при наличии между правообладателем и лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия (постановления Президиума СИП РФ от 02.04.2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 по делу № СИП-305/2014);

Это интересно:  Хочу отказаться от отцовства

в случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации, если правообладатель при внесении товарного знака в таможенный реестр указал использующее товарный знак лицо в качестве уполномоченного импортера (постановление Президиума СИП РФ от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013).

Удовлетворит ли суд иск о досрочном прекращении товарного знака к новому приобретателю прав при условии, что прежний правообладатель не использовал товарный знак в течение трех лет?

Суды исходят из того, что смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не отменяет исчисление трехлетнего срока неиспользования и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использовать это средство индивидуализации по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на товарный знак, который правообладатель фактически не использовал в гражданском обороте, является риском его приобретателя. Если новый приобретатель не успел начать использование товарного знака, суд удовлетворяет иск о прекращении правовой охраны такого знака (решение СИП РФ от 07.08.2017 по делу № СИП-132/201, постановление Президиума СИП от 04.06.2014 по делу № СИП-70/2013).

Подобное решение не во всех случаях будет справедливым. Представим: новый правообладатель выплатил определенную сумму за отчуждение ему исключительного права, вложил средства в маркетинговую кампанию. В отличие от своего предшественника он действительно собирается использовать товарный знак. Между тем появляется некое третье лицо и «отбирает» у него товарный знак. Оснований для привлечения отчуждателя права нет, — он выполнил обязательство по договору об отчуждении исключительного права.

Радикальное решение рассматриваемой проблемы — установление правила о том, что передача исключительного права новому правообладателю прерывает течение трехлетнего срока, — нельзя признать удачным. В таком случае возможны злоупотребления уже с позиции правообладателей. Осознавая, что трехлетний срок истекает и при этом в товарном знаке заинтересованы иные лица, первоначальный правообладатель будет передавать права своим аффилированным лицам.

Наиболее целесообразным представляется следующий алгоритм рассмотрения обозначенного правового конфликта:

оценка общего периода неиспользования товарного знака как первым, так и последующим правообладателями;

анализ и учет намерения нового правообладателя продолжить использование товарного знака. Если подобное намерение было актуализировано до подачи иска и выражалось в действиях правообладателя, направленных на подготовку к выпуску в хозяйственный оборот маркируемых товарным знаком товаров, в требовании о прекращении правовой охраны товарного знака может быть отказано.

Однако до сих пор суд занимает категоричную позицию — намерение использовать товарный знак со стороны нового правообладателя учитываться не должно. В связи с этим рекомендуем компаниям, прежде чем приобретать товарный знак, провести его полную проверку. Необходимо выяснить, не ведутся ли в отношении товарного знака судебные споры по поводу действительности его правовой охраны, прекращения охраны в связи с неиспользованием. Кроме того, необходимо обратить внимание на факт использования товарного знака первоначальным правообладателем. Важно выяснить, не предшествовало ли решению правообладателя продать товарный знак трехлетнее неиспользование обозначения. Если такой факт имел место, стоит предусмотреть в договоре обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери нового правообладателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Какие обстоятельства неиспользования товарного знака признаются независящими от правообладателя?

Если правообладатель действительно не использовал товарный знак, то у него все равно есть определенные варианты для маневров. Прежде всего он может попытаться доказать, что товарный знак не использовался по не зависящим от него причинам. Если ему это удастся — суд откажет в удовлетворении иска о прекращении правовой охраны.

В российской правовой системе к обстоятельствам, исключающим прекращение правовой охраны товарного знака, относится прежде всего банкротство правообладателя (постановление СИП РФ от 27.03.2014 по делу № СИП-38/2013). Уважительными причинами неиспользования могут также считаться административные барьеры на пути регистрации соответствующего товара (для фарм-продукции) (решение СИП РФ от 04.02.2014 по делу № СИП-212/2013).

Прекратит ли суд правовую охрану товарного знака, если потребитель все еще ассоциирует его с конкретным производителем?

Как отметил Президиум СИП РФ в постановлении от 22.05.2017 по делу № СИП-204/2016, целью досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования является обеспечение возможности их регистрации и использования заинтересованным лицом, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков. Вместе с тем такая цель может быть достигнута только в случае, если потребитель более не ассоциирует товары (услуги) конкретного лица с конкретным товарным знаком.

Правообладатель может отбиться от иска о прекращении правовой охраны товарного знака, указав на наличие в действиях истца злоупотребления правом.

Интерес в данном аспекте представляет спор в отношении товарного знака Henessy. Общество обратилось в СИП РФ с иском к компании «СОСЬЕТЕ ЖАС ХЕНЕССИ и Ко» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Henessy в отношении товаров третьего класса МКТУ (парфюмерия). Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении данного требования на основании ст. 10 ГК РФ, отметив, что выпуск истцом парфюмерной продукции с использованием обозначения HENNESSY (в отношении парфюмерной продукции) свидетельствует о намерении ввести потребителей в заблуждение, направлен на создание в глазах потребителей восприятия истца и ответчика как единого производителя различного рода продукции под товарным знаком HENNESSY.

В другом деле СИП РФ отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны серии товарных знаков «Коровка» (конфеты) в отношении ряда товаров в связи с неиспользованием. При этом он отметил, что оспариваемые товарные знаки приобрели широкую известность и в поведении истца усматриваются недобросовестность и намерение паразитировать на широко известном товарном знаке.

Подобный подход следует признать оправданным. Товарный знак может не осуществлять индивидуализирующей функции в отношении конкретной группы товаров. Однако в силу его широкой известности он превратился в символ гудвилл, который, в свою очередь, не привязан к конкретным товарам (услугам). На любые продукты, выпускаемые под таким брендом, в той или иной мере распространится имидж бренда. Заявитель в таком случае получит несправедливые преимущества.

В то же время практике известны примеры, когда заявителю не удавалось оспорить правовую охрану известного бренда. Так, в постановлении по делу от 21.10.2015 № СИП-883/2014 суд заключил, что нет оснований считать действия истца, требующего досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Dr Pepper в отношении ряда классов товаров, злоупотреблением правом.

1 См.: Отчет о деятельности Роспатента за 2016 // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (http://www.rupto.ru)

3 См.: Park‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1985)

5 James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 274 (7th Cir. 1976)

Понятие «Заинтересованного лица» в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

28 сентября 2017 г.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ‑ ГК РФ) «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет».

Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака направлен на очистку всего множества когда-либо зарегистрированных товарных знаков от неиспользуемых правообладателями обозначений, которые могут входить в сферу имущественных интересов других лиц.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее ‑ Обзор судебной практики от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Таким образом, Истец обязан доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, например, представить достаточные, надлежащие и допустимые доказательства своего намерения или совершения подготовительных действий для использования обозначения, сходного до степени смешения либо тождественного обозначению, которому предоставлена правовая охрана оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров либо/и услуг, для которых он зарегистрирован.

Еще до недавнего времени главенствовала правовая позиция, согласно которой в большинстве случаев заинтересованным признавалось только лицо, которое уже использует данное обозначение либо совершило приготовительные действия к такому использованию.

Но в таком случае существует риск того, что правовая охрана товарного знака не будет прекращена по каким-либо основаниям, а доказательства, представленные в материалы дела в подтверждение такого использования, по факту будут являться доказательствами нарушения исключительных прав на товарный знак.

В связи с объективной необходимостью смягчить требования к критериям заинтересованности президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 24.07.2015 № СП-23/20 утвердил Справку по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (далее – Справка СИП от 24.07.2015 № СП-23/20).

В пункте 3 Справки СИП от 24.07.2015 № СП-23/20 разъяснено, что «Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения».

В отношении заявки на товарный знак в пункте 4 Справки СИП от 24.07.2015 № СП-23/20 разъяснено, что «Факт подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем и отсутствие факта обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации собственного товарного знака, сходного до степени смешения либо тождественного оспариваемому товарному знаку в отношении однородных товаров/услуг, не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим об отсутствии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака».

Однако, например, по делу № СИП‑269/2015 в качестве доказательств заинтересованности заявителем были представлены только заявка на товарный знак и публикации из СМИ, и на основании данных документов судом сделан вывод о наличии у заявителя заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Это интересно:  Тарифы ЖКХ с 1 января 2020 года

Данный правовой подход нашел свое отражение в судебной практике по рассмотрению дел данной категории.

Таким образом, судебная практика основывается на «широком» подходе к установлению заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предполагающем, что заинтересованными могут быть признаны не только производители, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте продукции, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с не использующимся правообладателем товарным знаком».

Аналогичная правовая позиция была сформулирована судом в решении по делу № СИП-120/2017 о досрочном прекращении товарного знака «ПРАЗДНИК», где заявителем ‑ ООО «ГК Кристалл-Лефортово» в подтверждение своей заинтересованности были представлены не документы о производстве/или подготовке к производству заявителем алкогольной продукции, а доказательства реализации указанной продукции под обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаком, а также соглашение о сотрудничестве с производителем.

При этом судебная коллегия отклонила довод ответчика о том, что истец не является производителем товаров, а лишь осуществляет их продажу, а также не подавал в Роспатент заявку на регистрацию соответствующего обозначения в отношении однородных товаров, в связи с чем не может быть признан заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также признала доказанным факт наличия у заявителя реального коммерческого интереса в использовании сходного обозначения.

Коммерческий интерес ‑ категория, используемая для обозначения стимулов деятельности субъектов экономических отношений. Направленность коммерческого интереса субъекта предпринимательской деятельности – это всегда получение и увеличение прибыли как результат предпринимательской деятельности. И потенциальное использование спорного обозначения должно способствовать достижению этих целей.

Для признания лица заинтересованным по смыслу статьи 1486 ГК РФ достаточно того, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о намерении лица использовать обозначение в последующем.

Причем осуществление предпринимательской деятельности в иной сфере деятельности, чем та, к которой относятся товары и услуги, в отношении которых распространяется правовая охрана товарного знака, а также отсутствие обязательных разрешительных документов на осуществление такой деятельности сами по себе не являются доказательствами отсутствия заинтересованности, поскольку заинтересованность может быть основана на ином законном интересе и проявляться не только в намерении и возможности самостоятельно производить продукцию.

При этом особый акцент делается на законности такого коммерческого интереса.

Согласно определению, которое дано в Большом юридическом словаре (М.: Проспект, А.В. Малько, 2009) «Законный интерес ‑ это отраженное в объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в определенной степени гарантированное государством простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлениях субъекта пользоваться конкретным социальным благом, а также в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам ‑ в целях удовлетворения своих потребностей, не противоречащих общественным».

Так, например, законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может проявляться в наличии между истцом и ответчиком спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака и необходимости защиты от предъявленных требований.

Подтверждение реальности намерения использовать обозначение необходимо только в том случае, когда имеются обоснованные сомнения в добросовестности поведения лица, и есть основания полагать, что такое лицо создает видимость заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение.

При этом следует иметь в виду, что использованием обозначения является индивидуализация товаров и услуг, а не получение прибыли от его реализации.

Так, абсурдным является признание судом по ряду дел заинтересованным лицом Уфимской компании – ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», которая занимается исключительно приобретением товарных знаков с целью перепродажи.

Причем для этих целей она использует всю совокупность имеющихся правовых институтов – и досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков, и покупку более ранних товарных знаков, сходных с используемыми иными лицами обозначениями, с целью аннулирования правовой охраны знака путем подачи возражений для дальнейшего предъявления требований о запрете и взыскании компенсаций с нарушителей.

Однако для пресечения таких недобросовестных действий вовсе не обязательно ужесточать критерии заинтересованности.

Реальным инструментом борьбы в данном случае может служить применение статьи 10 ГК РФ, запрещающей осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Так, например, в решении по делу № СИП-310/2015 суд на основании статьи 10 ГК РФ отказал в удовлетворении заявленных требований о досрочном прекращении товарного знака, поскольку пришел к выводу о наличии в действиях ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» недобросовестности и злоупотребления правами.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, может быть признано лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, чьи права и законные коммерческие интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

*Мнение автора может не совпадать с мнением компании.

Досрочное прекращение охраны товарного знака

Заявление о досрочном прекращении товарного знака рассматривается как способ защиты законного интереса правообладателя противопоставляемого товарного знака. Такие ситуации возникают в случае подачи правообладателем неиспользуемого товарного знака заявления о взыскании компенсации по ст. 1515 ГК РФ или невозможности зарегистрировать товарный знак в виду сходства до степени смещения с неиспользуемым товарным знаком.

Правовым основанием для обращения с требованием о досрочном прекращении является ст. 1486 ГК РФ. В случае неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после его регистрации его охрана может быть прекращена досрочно как для всех товаров, так и для части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Данная дефиниция может быть представлена в виде отдельных элементов, каждый из которых имеет свои особенности применения.

Неиспользование товарного знака

Согласно ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Бремя использования товарного знака лежит на правообладателе. В отношении настоящего положения имеются разъяснения, сделанные в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015г.) (далее – «Обзор»).

Согласно п. 38 указанного Обзора для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. В качестве доказательства использования товарного знака для целей введения товара в гражданский оборот (оказания услуг) могут быть представлены договоры поставки, инвойсы, декларации на товары, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, образцы товара, сертификаты соответствия. При этом документы, представленные в качестве доказательства использования товарного знака, должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним законодательством.

Так в Решении Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017г. по делу №СИП-669/2016, суд пришел к следующему выводу:

«Таким образом, отсутствие в материалах дела документов свидетельствующих о возмездности контракта от 05.08.2016 №GI/XJ-08 не позволяют суду сделать вывод об использовании спорного обозначения, несмотря на наличия упоминании «Goldberry» в данном документе».

Использование товарного знака под контролем правообладателя

Как следует из положений ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака также следует считать использование товарного знака под контролем правообладателя. На практике у судов возникает вопрос: что следует считать «использованием под контролем»?

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29.06.2015г. (утв. Протоколом №12) было указано, что формулировка «под контролем правообладателя» фактически заимствована из Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), которая, в свою очередь, взята из правовой практики США, в которой контроль правообладателя выражается, в первую очередь, в осуществляемом правообладателе контроле качества производимого третьим лицом товара, как правило – в рамках лицензионного договора.

Из выводов Научно-консультативного совета следует, что под «согласием» правообладателя в практике понимаются использование товарного знака лицензиатом до регистрации лицензионного договора в Роспатенте, договоры подряда или коммерческой концессии, наличие корпоративных отношений, указание лица в качестве уполномоченного импортера при внесении товарного знака в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, администрирование товарного знака третьим лицом.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2017г. по делу №СИП-662/2016:

«Кроме того, следует учитывать, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом».

Это интересно:  Кто ответчик по иску о возмещении вреда в ДТП, если виновник - работник организации?

Независящие от правообладателя обстоятельства при неиспользовании товарного знака

В то же время как установлено ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам

«Независящие от правообладателя обстоятельства» категория, определяющаяся из дела в дело, бремя доказывания таких обстоятельств лежит на правообладателе – Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2016г. по делу №СИП-81/2016:

«Между тем ответчик на наличие обстоятельств, объективно препятствующих использованию товарного знака, не ссылался, соответствующие доказательства не представлял, в связи с чем суд, исходя из содержания вышеприведенной нормы, не может самостоятельно устанавливать эти обстоятельства».

В Решении Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2016г. по делу №СИП-277/2016, указано следующее суд установил, что «невозможность его использования ввиду сложной экономической ситуации последних лет подлежат отклонению как не подтвержденные какими-либо доказательствами». Из системного толкования следует, что «сложная экономическая ситуация» не может быть признана основанием «независящим от правообладателя обстоятельством».

В целом, сложившаяся практика указывает на то, что экономическая и политическая ситуация, сложившаяся в стране, не может служить основанием, освобождающим правообладателя от доказывания использования – Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016г. по делу №СИП-702/2015:

«Изложенные в отзыве ответчика ссылки на неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам ввиду введения продовольственного эмбарго на поставки сельскохозяйственной (в том числе алкогольной) продукции, производимой в Молдавии, на территорию России, судом не принимаются, поскольку каких-либо доказательств в подтверждение данных обстоятельств (договоров на поставку алкогольной продукции с лицами, находящимися на территории Молдавии, доказательств осуществления подготовительных действий для поставки алкогольной продукции с указанной территории на территорию Российской Федерации) ответчиком не представлено».

Согласно Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015г. №С01-775/2015 по делу №СИП-685/2014 не считается «независящим обстоятельством» судебный процесс в отношении правообладателя.

В то же время, исходя из Решения Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2016г. по делу №СИП-217/2016 очевидными «независящими от правообладателя обстоятельствами» следует назвать признание правообладателя несостоятельным (банкротом); исходя из Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2015г. №С01-414/2015 по делу №СИП-561/2014 – судебные акты иностранных судов о наложении обеспечительных мер или о запрете использования оспариваемого товарного знака на территории РФ.

Использование товарного знака для товаров, для которых он зарегистрирован

«Более того, в тех случаях, когда товарный знак является хорошо известным на определенном рынке, в среде потребителей, конкурирующий товарный знак не может быть зарегистрирован, а первичный сохраняет свое действие, несмотря на то, что товары конкурентов являются неоднородными, несходными.

…классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны».

То есть теперь, в случае приобретения оспариваемым товарным знаком определенной репутации и широкой известности у потребителей, судам при разрешении требования о досрочном прекращении следует принимать во внимания однородность товаров для целей определения использования товарного знака.

В Решении Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016г. по делу №СИП-186/2016, где суд признал товарные знаки ЗАО «Микояновский мясокомбинат» широко известными, были применены критерии, изложенные в Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (утв. приказом Роспатента от 17.03.2000г. № 38), соответствие товарных знаков ЗАО «Микояновский мясокомбинат» критериям общеизвестности вместе с тем остаются предметом спора. То есть широко известный товарный знак был приравнен судом к общеизвестному товарному знаку, что в целом не противоречит подходу сложившемуся, к примеру, в Европейском союзе (например, Руководство Европейского патентного ведомства по экспертизе товарного знака Европейского союза в Части С «Оппозиция», (2) разделе 5 «Широко известные товарные знаки»). В связи с вышеизложенным, лицам, планирующим обратиться с требованием о досрочном прекращении товарных знаков, рекомендуется оценить оспариваемый товарный знак на известность среди потребителей.

В течение любых трёх лет после его государственной регистрации

Определенное время фраза «любых трех лет» вводила заявителей в заблуждение и некоторые из них полагали, что неиспользованием следует считать любые три года за весь период действия товарного знака. Этому также способствовало Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В п. 2.4 указанного Постановления установлено, что суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Между тем, как ясно следует из нормы ст. 1486 ГК РФ товарный знак может быть досрочно прекращен по истечении трех лет после государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Таким образом, указанный трехлетний период отсчитывается с момента подачи заявления о досрочном прекращении, например, Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017г. по делу №СИП-759/2016:

«С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (07.12.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №467258, исчисляется с 07.12.2013 по 06.12.2016 включительно».

Правообладатель в свою очередь должен представить доказательства, что в указный период им использовался спорный товарный знак.

Может быть подано заинтересованным лицом

В соответствии с п. 42 Обзора Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом для такого использования применяется критерий однородности.

На практике заявители сталкиваются с проблемой доказывания заинтересованности.

В первую очередь следует обратить внимание на Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 №3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием», из важных выводов следует указать следующие:

  1. Заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак;
  2. Факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица;
  3. К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

Указанные критерии наличия заинтересованности были определены правовыми позициями Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлениях Президиума №10268/02 от 24.12.2002г.; №2979/06 от 18.07.2006г.; №5793/13 от 17.09.2013г.

Согласно п. 5 «Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием», утвержденной Президиумом Суда по интеллектуальным правам №СП-23/20, спор между заявителем и правообладателем может служить основанием признания заявителя заинтересованным лицом – «заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего».

Помимо этого из позиций высказанных Судом по интеллектуальным правам следует, что:

  • при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг (Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2017г. по делу №СИП-377/2016);
  • лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления (Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2017г. по делу №СИП-638/2016);
  • заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к «размытию» товарных знаков истца (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017г. №С01-1177/2016 по делу №СИП-235/2016);

Последствия прекращения

Согласно п. 39 Обзора досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (п. 4 ст. 1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.

Также в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» закреплено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Как видно из законодательства, разъяснений вышестоящих судов и практики Суда по интеллектуальным правам за последнее время процедура досрочного прекращения хоть существенно не изменилась, но получила значительное развитие и была уточнена в отдельных аспектах, что требует от заявителей особой тщательности при подготовке заявлений о досрочном прекращении.

Статья написана по материалам сайтов: www.eg-online.ru, zuykov.com, regforum.ru.

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector